Бренд «Google» едва ли не был признан общеупотребимым термином по иску заинтересованных лиц, которые обратились с иском в Американский арбитражный суд (National Arbitration Forum; NAF) со ссылкой на утрату брендом его различительной способности.
Не секрет, что такие слова как «погуглить/ погугли» действительно вошли в наш лексикон в связи с широкой известностью поисковой сети компании Google Inc., и товарный знак «Google» буквально стал синонимом слов «искать/ поиск в Интернете». Именно данный факт стал основным аргументом заинтересованных лиц, которые намеревались прекратить действие исключительного права данного товарного знака ввиду трансформации его в простой общеупотребимый глагол, что именуется как «verb use constitutes generic use» (глагольное использование, приведшее к общеупотребимости термина).
Напомним, что в российском праве также содержится норма пп.1 п.1 ст. 1483 ГК РФ, которая не допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида. Однако в контексте рассматриваемого спора важно понимать, что слово «Google», не смотря на его повсеместную употребимость, не стало означать определенный товар или услугу, и по-прежнему ассоциируется у потребителей с конкретным правообладателем, а потому сущность бренда не размывается.
Для определения того факта, что бренд в глаза потребителей остается именно брендом, а не просто словом, существует специальный тест под названием «who-are-you/what-are-you». Его сущность заключается в том, что если потребитель считает, что товарный знак вызывает в первую очередь ассоциацию с владельцем/ производителем, то знак не потерял своей различительной способности, но в случае если первая ассоциация возникает с каким-либо товаром или услугой, то обозначение стало общеупотребимым, превратившись в неотделимое наименование таких товаров или услуг.
В качестве примера так называемых «victim of genericide» - жертв превращения товарного знака в видовое название товара – можно привести такие знаки, как «THERMOS», «Linoleum», «Cellophane», «Escalator», «Aspirin» и другие. Как можно заметить, приведенные примеры знаков действительно не вызывают ассоциацию брендов, которыми владеют конкретные производители. Напротив, в настоящее время множество разных лиц производят термосы, линолеумы, целлофан, как видовые категории товаров, и при этом могут маркировать их собственными обозначениями.
Таким образом, сам по себе факт того, что бренд «Google» потребители используют как глагол, является недостаточным для прекращения действия исключительных прав на товарный знак, потому что данное слово не указывает на конкретный товар или услугу, и потребитель не перестал осознавать, что правообладателем данного бренда является именно компания Google Inc.
P.S. В качестве косвенного доказательства наличия у товарного знака различительной способности могут выступать неоднократные факты защиты такого знака правообладателем (как судебной, так и внесудебной). Так, если правообладатель активно защищает свою интеллектуальную собственность, препятствует появлению схожих обозначений, то риски размытия бренда и утраты им различительной способности будут предотвращены.
