Факт регистрации товарного знака может быть признан злоупотреблением правом, если своими действиями по регистрации спорного обозначения заявитель хотел получить необоснованные преимущества за счет сложившейся репутации существующего ранее обозначения.

ООО «Микрокредитная компания "НА ЛИЧНОЕ» (далее – Общество «НА ЛИЧНОЕ») обратилась с иском к ООО «Микрокредитная компания "ДОМФИНАНС» (далее – Общество «ДОМФИНАНС») об обязании прекратить использование комбинированного товарного знака   №710202, зарегистрированного для услуг 36 класса МКТУ (финансовые, банковские услуги), а также взыскать компенсацию в размере 200 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак.

В свою очередь, Общество «ДОМФИНАНС» подало встречный иск к Обществу «НА ЛИЧНОЕ» о недобросовестной конкуренции, выражающейся в регистрации и использовании указанного товарного знака №710202.

Как следует из материалов дела, на дату приоритета спорного товарного знака Общество «ДОМФИНАНС» имело известное среди широкого круга лиц и интенсивно используемое тождественное коммерческое обозначение « ». Оно использовалось для осуществления деятельности по предоставлению потребительски кредитов (микрозаймов), то есть для услуг, однородных услугам по товарному знаку №710202.

Суд первой инстанции удовлетворил первоначальный иск и признал факт нарушения права на товарный знак со стороны Общество «ДОМФИНАНС».

Однако, суды апелляционной и кассационной инстанции пришли к выводу, что Истец, Общество «НА ЛИЧНОЕ», не мог не знать о существовании тождественного чужого коммерческого обозначения своего конкурента, а значит его действия по подаче на регистрацию тождественной заявки на товарный знак являются недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом. 

Кроме того, было установлено, что сам логотип был разработан именно по заказу Общества «ДОМФИНАНС». При этом случайное совпадение двух комбинированных обозначений по цвету, композиции, словесному элементу, исключается. 

Так, согласно положениям пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Таким образом, учитывая, что Общество «НА ЛИЧНОЕ» зарегистрировало товарный знак, тождественный коммерческому обозначению, которое интенсивно использовал ее конкурент для тех же услуг, а после потребовала от него компенсацию за нарушение исключительного права, СИП подтвердил вывод нижестоящего суда о наличии в таких действиях злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.