История одного бренда-легенды и длительного конфликта, возникшего вокруг его популярности и успешно завершившегося соглашением.
Многие специалисты в области интеллектуальной собственности в России помнят историю «возвращения» на российский рынок некогда известного японского бренда AKAI, обанкротившегося в начале 2000 годов. «Возвращение» было условным, поскольку в действительности оно никак не было связано с японскими компаниями, стоявшими у истоков этого бренда. Товарные знаки японской компании были прекращены по неиспользованию, а новые товарные знаки – зарегистрированы на компанию из Гонконга, которая самопровозгласила себя последователем бренда AKAI.
Тогда же, с 2004 года начались конфликты и споры с участием истинных последователей бренда AKAI – иностранных компаний, которые пытались отвоевать знаки «AKAI» у компании из Гонконга и даже добились некоторых успехов: было доказано, что одна из регистраций вводит в заблуждение потребителей. Однако другие знаки в серии «AKAI» так и остались зарегистрированными на компанию, не связанную с первоначальным японским производителем. На этом конфликт не закончился, он приобрел остроту вновь в связи с желанием ещё одного действительного последователя – американской компании inMusic Brands Inc., в 2016 году зарегистрировать бренд «AKAI PROFESSIONAL» для профессионального музыкального оборудования и программного обеспечения.
Американская компания inMusic Brands Inc. (USA) (инМьюзик Брендс Инк., США, официальный сайт www.inmusicbrands.com) является владельцем серии брендов для товаров, используемых в сфере профессионального музыкального оборудования. Компания производит виртуальные музыкальные инструменты, профессиональное DJ оборудование, программное обеспечение для создания музыки, компьютерные интерфейсы и т.п. Один из самых значимых её брендов – «AKAI PROFESSIONAL», регистрация которого успешно прошла во многих странах мира. Однако желание inMusic Brands Inc. зарегистрировать данный товарный знак в России привело к многолетней борьбе.
Главным препятствием стало наличие серии товарных знаков «AKAI», зарегистрированных на имя гонконгской компании AUIL Limited.
Для того, чтобы лучше понять природу конфликта, нужно подробнее посмотреть на всю мировую историю бренда.
История «AKAI» началась ещё в 1929 г. Бренд принадлежал японской компании Akai Electric Company Limited (JP) (Акаи Электрик Компани Лимитед (Япония), недействующей в настоящее время. Позднее её профессиональным последователем стала именно компания inMusic Brands Inc. О том, как развивались взаимоотношения inMusic Brands Inc. и группы компаний «Akai», а вместе с ними сформировалась связь брендов «AKAI» и «AKAI PROFESSIONAL», показываем на следующей схеме:
Первоначально под брендом AKAI продавались потребительские аудиопродукты, такие как проигрыватели и кассетные плееры. В 1984 году указанная компания основала своё новое подразделение – Akai Professional company (USA) (Акаи Профессионал компани, США), которая сосредоточила свою деятельность исключительно на профессиональных электронных музыкальных инструментах под брендом «AKAI PROFESSIONAL».
В результате в 1999 году Akai Electric Company Limited (JP) разделилась на две: оригинальная японская компания и выделенная компания Akai Professional company (USA).
Оригинальная японская компания сохранила товарные знаки для потребительских аудио-продуктов и продолжала продавать потребительские товары. Данная компания вскоре обанкротилась. После этого компания под названием Phenomenon Agents Limited (British islands, Virgin) (Феноменон Эджентс Лимитед (Британские острова, Вирджиния) купила все существующие регистрации «AKAI» для потребительских товаров (за исключением уже проданного бренда «AKAI PROFESSIONAL» для профессиональных музыкальных инструментов и оборудования).
Akai Professional company, производящая исключительно профессиональные электронные музыкальные инструменты, обанкротилась в 2004 году, а компания inMusic Brands Inc. (USA) – приобрела бренд «AKAI PROFESSIONAL». В рамках сделки inMusic Brands Inc. получила право продавать «профессиональные» аудиопродукты. Более того, inMusic Brands Inc. и Phenomenon Agents Limited также заключили соглашение о разделе рынков на бытовую технику и профессиональное музыкальное оборудование.
Одновременно с этим, в период банкротства оригинальной японской компании и приобретением её товарных знаков компанией Phenomenon Agents Limited, появилась ещё одна компания, которая хотела получить права на бренд «AKAI» прежде всего в России, а также в других странах. Это была гонконгская компания AUIL Limited (АЮИЛ Лимитед), которая воспользовалась ситуацией и отменила несколько товарных знаков компании Akai Electric Company Limited (JP) по неиспользованию. После этого AUIL Limited начал регистрировать заявки на товарные знаки «AKAI» по всему миру, в том числе в России, пытаясь показать потребителям, что речь идет о реальном бренде «AKAI», не имея отношения ни к inMusic Brands Inc., ни к Phenomenon Agents Limited.
Так, по делу № А40-61852/06-110-454 товарный знак №242303 «AKAI», зарегистрированный на предшественника AUIL Limited – гонконгскую компанию AKAI Universal Industries Ltd. (АКАЙ Юниверсал Индастрис Лтд), был аннулирован по иску Akai Electric Company Limited (JP) и Phenomenon Agents Limited. Истцам удалось доказать злоупотребление правом со стороны гонконгской AKAI Universal Industries Ltd. и паразитирование на репутации чужого бренда «AKAI» .
Стоит отметить, что в некоторых странах Phenomenon Agents Limited, как последователь компании Akai Electric Company Limited (JP), имел успех в судебных процессах по аннулированию товарных знаков «AKAI», поданных гонконгскими компаниями AKAI Universal Industries Ltd. и AUIL Limited. Тем не менее, несколько товарных знаков на имя AUIL Limited все еще были зарегистрированы в разных странах, включая Россию.
Получив предварительные отказы в регистрации обозначений «AKAI PROFESSIONAL» и «AKAI PROFESSIONAL MPC», inMusic Brands Inc. инициировала судебные разбирательства по досрочному прекращению знаков «AKAI» №292659, №363712, принадлежащих гонконгской компании AUIL Limited, а также обращение в Палату по патентным спорам о признании товарного знака «AKAI» № 622396, противоречащим норме п.3 ст. 1483 ГК РФ в связи с введением в заблуждение потребителей.
Как известно, одним из ключевых факторов в делах о досрочном прекращении прав на товарные знаки является заинтересованность Истца. В контексте заинтересованности компании inMusic Brands Inc. в досрочном прекращении прав на товарные знаки AUIL Limited, а также введения в заблуждение потребителей, было важно показать широкую известность компании, которая обеспечила становление и развитие бренда «AKAI PROFESSIONAL» в сфере профессиональной музыкальной индустрии. В частности, акцент был сделан на том, что inMusic Brands Inc. разработал и активно использовал бренд «AKAI PROFESSIONAL» именно для профессионального (не бытового) музыкального оборудования и музыкальных инструментов и на протяжении многих лет, с 2004 года, при этом сама компания inMusic Brands Inc. является последователем компании Akai Electric Company Limited (JP), являющейся разработчиком бренда «AKAI» в 1929 году.
Именно с тех пор, как inMusic Brands Inc. приобрела бренд «AKAI PROFESSIONAL», он стал олицетворением одного из крупнейших в мире производителей программного обеспечения, компьютерных интерфейсов, другого музыкального оборудования. Продукция компании под серией брендов реализуется, экспортируется и присутствует на рынках более чем 45 стран мира.
Для подтверждения широкой известности продукции inMusic Brands Inc. под брендами «AKAI PROFESSIONAL» и «AKAI PROFESSIONAL MPC» были проведены масштабные социологические опросы с помощью Института Социологии РАН. Результаты таких опросов подтвердили приобретение устойчивой ассоциации обозначений «AKAI PROFESSIONAL», «AKAI PROFESSIONAL MPC» в России с компанией inMusic Brands Inc.
Другим ключевым фактором стало предоставление доказательств неиспользования AUIL Limited товарных знаков «AKAI» №292659, №363712 в отношении профессионального музыкального оборудования и музыкальных инструментов. В этом помогли нотариальные осмотры сайта Ответчика, маркетплейсов, в том числе с использованием системы Web-archive, а также обращение к специализированной организации по проведению исследований в области использования и нарушения товарных знаков по всему миру.
В рамках судебного процесса представителям inMusic Brands Inc. было необходимо своевременно реагировать на действия AUIL Limited, запросы и уведомления Роспатента, определения судов. В том числе приходилось неоднократно сталкиваться с хитростью со стороны AUIL Limited . В частности, уже в процессе административных и судебных разбирательств последним намерено были поданы две заявки на товарные знаки «AKAI PROFESSIONAL» для товаров в сфере музыкального оборудования и инструментов. Однако производством музыкальной продукции компания AUIL Limited никогда не занималась и обозначение «AKAI PROFESSIONAL» никогда ею не использовалось. Стало очевидно, что данный шаг был предпринят с той целью, чтобы навсегда лишить inMusic Brands Inc. возможности получить регистрацию своего обозначения.
Для сохранения приоритета первых поданных inMusic Brands Inc. заявок "AKAI PROFESSIONAL", были поданы заявления о выделении заявок, направлены возражения в Палату по патентным спорам, а наряду с исковыми заявлениями – заявления об обеспечении иска, предполагающего не вынесение Роспатентом итоговых решений по заявкам Истца до вынесения решения судом. Неоднократно проводились переговоры с представителями AUIL Limited.
Благодаря объёму проделанной работы сторона Истца продемонстрировала всю серьёзность настроя на победу в борьбе за собственный бренд. Следует отметить, что inMusic Brands Inc. удалось добиться принятия обеспечительных мер и «заморозить» делопроизводство по своим заявкам до принятия судом итоговых решений по судебным процессам о досрочном прекращении прав на товарные знаки AUIL Limited.
Итогом многолетнего конфликта стало мирное урегулирование спора. В результате переговоров в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству удалось согласовать заключение мировых соглашений между inMusic Brands Inc. и AUIL Limited. по делам №СИП-412/2020, №СИП-807/2020 и №СИП-157/2021г., а также выдачу со стороны AUIL Limited. письма-согласия на регистрацию на имя inMusic Brands Inc. товарных знаков "AKAI PROFESSIONAL" в России.
В результате подписанного соглашения, три товарных знака «AKAI PROFESSIONAL» в различных исполнениях зарегистрированы в России на имя inMusic Brands Inc. для музыкального программного обеспечения и профессионального оборудования: Регистрации товарных знаков в Роспатенте №876336, 876480, 876337.
Екатерина Шехтман, управляющий партнер ИНКО;
Мария Усова, ведущий юрист ИНКО
В основу статьи легли материалы судебных дел Агентства защиты интеллектуальных прав ООО «ИНКО», представляющего интересы компании inMusic Brands Inc.
