Истец обладает товарными знаками «KAISER» и «BIG KAISER» по международным регистрациям N 572197 и N 1055784, в том числе в отношении товаров 7-го класса МКТУ. Желая расширить территорию действия своих товарных знаков, в частности, на территории России, Истец подал в Международный Реестр товарных знаков соответствующее заявление.
При этом Истцом было выявлено, что Ответчик на территории России проводил открытый запрос предложений на право заключения договора по предмету закупки «режущий инструмент», в котором использовал наименование «KAISER», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками Истца. На этом основании Истец предъявил в суд требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав Истца на товарные знаки.
Суд отказал в удовлетворении данного требования, поскольку не выявил нарушения в действиях Ответчика ввиду следующего.
В соответствии с п. 2 ст. 1 Мадридского соглашения граждане каждой Договаривающейся Стороны могут обеспечить во всех других странах - участницах настоящего Соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности, при посредстве ведомства указанной страны происхождения.
При этом при подаче указанного заявления о расширении, первоначально публикуются именно сведения относительно заявления о территориальном расширении. Далее, если национальное ведомство не имеет возражений, то территориальное расширение вступает в силу с даты внесения записи о заявке в Международный реестр знаков.
Таким образом, суд заключил, что всякое использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на территориальное расширение в Российской Федерации в качестве международного товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки и датой внесения записи о нем в Международный реестр не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак. Такой вывод был основан на том, что третьи лица не могут быть осведомлены (в связи с отсутствием соответствующей записи в Международном реестре) о территориальном расширении в Российской Федерации спорного знака, а потому в данном случае противоправность в их действиях отсутствует, что исключает применение к таким лицам мер гражданско-правовой ответственности.
